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Study of the Max Planck Institute on competition law in copyright-related markets on behalf of the World Intellectual Property Organization (WIPO), December 2013

English version (original)

Wer als Erfinder durch seine Innovationen den technischen Fortschritt fördert, kann durch ein Patent Schutz für diese Erfindungen erlangen. Dessen Erteilung ist zwar an bestimmte Voraussetzungen gebunden, sichert dem Erfinder dafür aber ein zeitlich begrenztes ausschließliches Nutzungsrecht für seine Erfindung und die Befugnis, andere von dessen Nutzung auszuschließen. Ähnliche Schutzmechanismen greifen für Gebrauchsmuster, den „kleinen Bruder“ des Patents. Doch was in einigen entwickelten, westlichen Industrienationen längst rechtlicher Standard ist, kann anderen Ortes völlig unbekannt oder ungebräuchlich sein – nicht immer zum Vorteil der lokalen kleinen und mittelständischen Betriebe, wie das Beispiel Pakistan zeigt.

„IP is something for rich people”, lautet ein gängiges Vorurteil der kleinen und mittelständischen Industrie Pakistans gegenüber dem Immaterialgüterrechtsschutz. Fast konsequent scheint es, dass der asiatische Staat heute aufgrund internationaler Verträge und Verpflichtungen zwar den Patentschutz, nicht aber den Gebrauchsmusterschutz geregelt hat. Doch das soll sich ändern: Pakistan erwägt die Einführung eines solchen Gebrauchsmusterschutzes, um einheimische Innovationsträger und ihre Erfindungen zu schützen sowie ihre Innovationsfreude weiter zu fördern. Dr. Henning Grosse Ruse-Khan, Affiliated Research Fellow am Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, hat jetzt in seiner Studie „Utility Model Protection in Pakistan – An Option for Incentivising Incremental Innovation“ im Auftrag der World Intellectual Property Organization (WIPO) untersucht, ob für die Einführung eines solchen Schutzsystems in Pakistan ein Bedarf besteht, wie es ausgestaltet sein müsste und wie es eingeführt werden kann. Eine vergleichbare Untersuchung führt der Wissenschaftler derzeit für Jordanien durch.

Grosse Ruse-Khans Studie besteht aus drei Teilen: Den ersten Teil bildet eine Analyse des internationalen rechtlichen Rahmens. Hier ging es vor allem darum, die Handlungsspielräume der pakistanischen Regierung aus einer Abgrenzung zwischen Patent- und Gebrauchsmusterschutzrecht zu ermitteln. Im zweiten Teil seiner Studie stellte der Wissenschaftler die Schutzsysteme Deutschlands, Australiens, Chinas und Malaysias – zweier entwickelter Industrienationen sowie zweier Entwicklungs- bzw. Schwellenländer – einander gegenüber. Dabei galt es mittels rechtlicher, empirischer und ökonomischer Analyse aufzuzeigen, wie sich ein Gebrauchsmusterschutzrecht auf die Innovationskraft und –freude kleiner und mittelständischer Unternehmen auswirkt. Grosse Ruse-Khan wertete dazu beispielsweise Anmeldezahlen für Gebrauchsmuster bei den Patentämtern, das Verhältnis zwischen Patenten und Gebrauchsmustern sowie die Herkunft des anmeldenden Akteurs – also die einheimische oder ausländische Industrie – aus. Den dritten und abschließenden Teil seiner Studie bildete eine rein qualitative Untersuchung der pakistanischen Industrie sowie der im Rechtsgebiet tätigen Akteure wie Richter, Anwälte, das pakistanische IP-Office, Unternehmensverbände und Erfinder.

Das Patentrecht ist dabei eine vergleichsweise alte Rechtsdisziplin: Bereits im 15. Jahrhundert genossen Erfinder in Europa Schutz für ihre Innovationen durch so genannte Erfindungsprivilegien – königliche Schutzbriefe, die so genannten „litterae patentes“ und Namensgeber der heutigen Patente. Sie wurden etwa für Mühlenkonstruktionen, Pumpen, Werkzeuge, Salzsiedeverfahren und Bierbrautechniken erteilt. Moderne Patentgesetze entstanden zunächst 1791 in Frankreich; die deutschen Länder zogen bis Mitte des 19. Jahrhunderts nach. Heute sind patent-, urheber-, marken- und designrechtliche Regelungen für die Mitgliedsstaaten der Welthandelsorganisation WTO  – darunter auch Pakistan – zwingend vorgeschrieben. Anders verhält es sich mit dem Gebrauchsmusterschutz: Gebrauchsmuster, die „kleinen Brüder“ der Patente, gelten als so genannte „kleine Erfindungen“ nicht in gleichem Umfang schutzfähig wie ein Patent. Allerdings ist der Gebrauchsmusterschutz eines der wenigen Rechtssysteme, das auf internationaler Ebene fast gar nicht geregelt ist. Entscheidet sich ein Staat für seine Einführung, kann er diesen Schutz ganz auf den Bedarf der einheimischen Industrie ausrichten. Allerdings muss er inländische wie ausländische Unternehmen gleich behandeln.

Doch auch die Lage in dem asiatischen Land ist schwierig: „Die pakistanische Regierung hat festgestellt, dass der Patentschutz den Bedürfnissen der pakistanischen Industrie nicht gerecht wird“, erläutert der Wissenschaftler. „Das Gros aller Patentanmeldungen erfolgt in der Regel durch ausländische Unternehmen, die ihre Innovationen auch in Pakistan schützen wollen. Meist handelt es sich um Innovationen im pharmazeutischen Bereich.“ Dabei gäbe es durchaus einen Bedarf an wirksamen Schutzmechanismen für „kleine Erfindungen“, weiß Grosse Ruse-Khan: „In einigen Bereichen ahmt die pakistanische Industrie nicht nur nach, sondern es gibt durchaus innovative Entwicklungen und Erfindungen, die auch erfolgreich an den Markt gebracht wurden.“ Grosse Ruse-Khan verweist auf Entwicklungen bei Ventilatoren und medizinischen Instrumenten. In diesen Bereichen gibt es vor allem im Punjab eine innovative, wachsende Industrie, die mit Verbesserungen und anderen kleinen Erfindungen ihre Innovationskraft zeigt.
Dennoch kann Grosse Ruse-Khan Pakistan nicht unmittelbar die Einführung eines Gebrauchsmusterschutzrechtssystems empfehlen: „Die qualitative Untersuchung, der dritte Teil der Studie, hat gezeigt, dass weitere Informationen über die pakistanische Industrie, potentielle Nutzer des Schutzrechtssystems und über diejenigen Produkte, die Schutzrechtsinhaber auf den Markt bringen würden sowie die End-Konsumenten erhoben werden müssen. Valide statistische Daten, die in quantitativer Weise erhoben werden, liegen nicht vor.“ Er warnt ausdrücklich – „Eine Empfehlung für oder gegen das Schutzsystem und wie es ausgestaltet sein soll, darf nicht auf der Basis einiger weniger Meinungen erfolgen, sondern bedarf einer breiten Erhebung.“ – und plädiert dafür, eine solche Studie künftig mit einer umfassenden quantitativen Erhebung zu verbinden: „Ohne solche Daten ist eine faktenbasierte Empfehlung, die den Interessen der pakistanischen Akteure auch tatsächlich gerecht wird, nicht machbar.“

Konkret würde der Wissenschaftler gerne mehr über die Struktur der Industrie, Größe der Unternehmen, ihre Verteilung, Innovationstätigkeit und Innovationsdichte sowie die Kunden- und Konsumentenseite der Produkte erfahren. Dazu könne man auch Innovation Surveys heranziehen, schlägt Grosse Ruse-Khan vor: „Vor Ort besteht durchaus auch ein gewisses Misstrauen gegenüber offiziellen Erhebungen.“ Er erklärt das mit einem gewissen Prozentsatz an „informeller Industrie“, also solchen Unternehmen, die keine Steuern entrichten und dem Staat gar nicht bekannt sind.

Ferner regt Grosse Ruse-Khan, der sich bereits seit Jahren intensiv mit dem Immaterialgüterrecht in Ländern des Commonwealth auseinandersetzt und inzwischen auch als University Lecturer an der University of Cambridge und als Fellow am King’s College in Cambridge forscht, an, zu untersuchen, in welchem Umfang Innovationen stattfinden, in welchem Rahmen und an welchem Ort. Ebenso klärungsbedürftig ist für ihn, ob das Kopieren und Nachahmen von Konkurrenten in der pakistanischen Industrie überhaupt als Problem angesehen wird oder ob die Unternehmen nicht bereits alleine durch ihren Wissensvorsprung am Markt bestehen können.

Relevant sind solche Befunde etwa bei der Frage, ob für Gebrauchsmuster ein Anmelde- oder ein Prüfungsverfahren empfohlen wird. Ein Prüfungsverfahren würde bedeuten, dass eine Behörde eigenständig prüft, ob die Erfordernisse für die Erteilung von Gebrauchsmusterschutz gegeben sind, während beim Anmeldeverfahren die einfache Mitteilung als ausreichend erachtet würde. Erst im Streitfall, etwa auf einen Löschungsantrag hin oder im Rahmen einer Klage wegen Nachbau des geschützten Gebrauchsmusters, müsste dann untersucht werden, ob Gebrauchsmusterschutz zu Recht besteht. Grosse Ruse-Khan erläutert, dass bei einem solchen Anmeldeverfahren zwangsläufig ein gewisses Maß an Rechtsunsicherheit bestehen bliebe: „Der Vorteil liegt dennoch darin, dass gerade für kleine und mittelständische Unternehmen die Hürden zum Schutz ihrer Innovationen nicht unüberwindlich hoch wären.“ Er verweist auf das Beispiel Malaysias, wo bislang ein Prüfsystem beim Gebrauchsmusterschutz auf die Innovatoren abschreckende Wirkung hatte. „Für Pakistan – und das wäre eher aus unserer rechtsvergleichenden Untersuchung begründet – könnte sich ein solches Anmeldeverfahren bewähren“, lässt Grosse Ruse-Khan durchblicken. Dort lassen sich eine Reihe von Sicherungsmechanismen einbauen, die einen Missbrauch ungeprüfter Rechte, vor allem durch multinationale Konzerne, verhindern. Gerade weil der Gebrauchsmusterschutz international kaum geregelt ist, eignet er sich hervorragend für einen passgenauen Zuschnitt auf die nationalen Bedürfnisse, unterstreicht der Wissenschaftler. Zugleich betont er aber: „Egal welches System eingeführt wird und wie es verfahrenstechnisch gestaltet ist, sollte dieser Prozess durch quantitative Erhebungen systematisch wissenschaftlich begleitet werden. Nur so lassen sich wirklich neue Erkenntnisse etwa in Bezug auf das Innovationsverhalten gewinnen.“

Berücksichtigen kann der Jurist seine gewonnenen Erkenntnisse bei einer weiteren Studie im Auftrag der WIPO: Auch Jordanien überlegt inzwischen, ein System des Gebrauchsmusterschutzes zu etablieren. Grosse Ruse-Khan ist auch an dieser Untersuchung maßgeblich beteiligt. Seinen Bericht für die dortige Regierung wird er Anfang 2014 vorlegen.
 
Die Studie „Utility Model Protection in Pakistan – An Option for Incentivising Incremental Innovation“ finden Sie hier als PDF-Datei zum Download:
Utility Model Protection in Pakistan – An Option for Incentivising Incremental Innovation

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On 22 July 2009 the European Commission published an Invitation to tender for a Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System in Europe. On 16 October 2009 the European Commission awarded the contract for the Study to the Max Planck Institute. The contract was signed in November 2009. The Study was carried out by a team under the direction of Prof. Reto Hilty, Dr. Roland Knaak and Prof. Annette Kur.

This website is to inform stakeholders and the interested public about the activities undertaken in the course of the Study.

Subject matter of the Study were the questions raised by the Commission in the above-mentioned call for tender. Proceeding from this mandate the Institute developed a work program that focused, as the first part of the study, on investigating the views of the relevant stakeholders on the European Trade Mark system and collecting information from the National Trade Mark Offices.

First, the trade mark user organisations were invited to present their views on the questions in the Commission's tender. Statements were received from the following associations: AIM, APRAM, BUSINESSEUROPE, CNIPA, COAPI, ECTA, EFPIA, FICPI, GRUR, ICC, INTA, IP FEDERATION, ITMA, LESI, MARQUES, ORIGEN ESPANA, VFA. On the basis of these contributions the Institute organized two hearings with representatives of these associations in June 2010. After these hearings the Institute received further comments.

In addition, a representative survey among users of the Community Trade Mark System was conducted by the "Institut für Demoskopie Allensbach". In cooperation with the Institute, Allensbach drafted a questionnaire reflecting the topics addressed in the Commission’s call for tender. The survey ran in February and March 2010. The Allensbach Report on the findings of the survey was finalized in October 2010.

Apart from that, the Institute contacted the National Trade Mark Offices in order to obtain information in particular on their structures, tasks, workflows, registration practices and cooperation with users and other Trade Mark Offices including OHIM. Fourteen offices had been visited and interviewed by members of the team while the others were asked to answer and comment per email to a questionnaire drafted by the Institute. The Institute received information and answers from all 25 Offices.

As a further fact finding element and based on statistical data obtained from OHIM and some National Trade Mark Offices, the development of the Community Trade Mark system was analysed from an economic perspective by the “Institut für Innovationsforschung, Technologiemanagement und Entrepreneurship” (INNO-tec) at Ludwig Maximilians University, Munich.

After completing the ‘fact finding’ part of the Study the Institute proceeded with the legal analysis and prepared the Final Report. This Report has been submitted to the European Commission on 10 December 2010. An amended version has been presented in February 2011. The Study was officially approved by the Commission on 3 March 2011.

Notice: This Study is a contribution to European Commission’s overall evaluation of the functioning of the Trade Mark System in Europe. The results of this Study do not prejudge any proposals which the Commission may make on the basis of its analysis of the European Trade Mark System and on the basis of an impact assessment of different conceivable options of legislative or non legislative nature.
For contact please click here.

Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System